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翰锐法研 | 方法特征限制了实用新型专利保护范围吗
发布时间:2023-05-11
作者:胡厚财

前 言


实用新型权利要求理论上不应该出现方法技术特征(已知方法技术特征除外,下同)。但在实际专利申请过程中,由于各种各样的原因,仍有不少权利要求中包含方法特征的实用新型获得专利授权。 那么在专利确权程序如何看待实用新型的方法特征,其对保护范围是否具有限定作用?本文拟作相关探讨


 一、相关规定

《中华人民共和国专利法》(下称专利法)第二条第三款规定,实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

《专利审查指南》(下称审查指南)第四部分第六章第3节第4节规定,在实用新型专利新颖性和创造性审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征。实用新型专利新颖性和创造性的审查原则、审查基准参照审查指南第二部分第三章、第四章的规定

审查指南第二部分第二章3.1节规定了发明专利实质审查中权利要求书的审查要求。通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要求中的所有特征均应当予以考虑,而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。例如,当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时,允许借助于方法特征表征。但是,方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品,其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响

审查指南第二部分第三章3.2.5节对于发明新颖性审查规定,对于包含制备方法特征的产品权利要求,应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结

构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成,则该权利要求具备新颖性;相反,如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比,尽管所述方法不同,但产品的结构和组成相同,则该权利要求不具备新颖性,除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同,或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。

审查指南第二部分第三章3.2.5的基准同样适用于创造性判断中对该类技术特征是否相同的对比判断。

通过前述规定可以看出,对于实用新型专利而言,从专利法对实用新型专利的定义可知,方法特征不属于实用新型保护的客体,故在评价其新颖性和创造性时应当不考虑。但审查指南认为在新颖性和创造性审查过程应当考虑方法特征。其审查方法参照产品发明专利的制造方法特征审查方法,即方法特征对权利要求具有限定作用,但其作用最终是体现在对专利主题上。

可见专利法与审查指南对于实用新型专利方法特征的审查存在矛盾。



二、司法实务

1.(2018)最高法行申1918号案

涉案专利为实用新型专利,经修改后的权利要求1为:一种移动终端壳体,其特征在于,包括:壳体本体(1),具有与所述移动终端的输入输出接口(5)位置对应的孔(2);半切膜(3),固定于所述壳体本体(1),具有与所述壳体本体(1)的孔(2)位置对应的半切痕(4);所述半切膜(3)为模内镶件注塑半切膜

最高人民法院审查认为关于“半切膜为模内镶件注塑半切膜”是否构成和对比文件1的区别。权利要求1的半切膜和对比文件的防护膜不相同,“半切膜为模内镶件注塑半切膜”构成区别特征。在实用新型专利新颖性的审查中,应当考虑其技术方案中的所有技术特征,包括材料特征和方法特征。在对包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性进行审查时,应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比,尽管所述方法不同,但产品的结构和组成相同,则该权利要求不具备新颖性,除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同,或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。

本案中,“半切膜为模内镶件注塑半切膜”,该特征通过已知制备方法对半切膜本身进行限定。对于所属领域的技术人员来说,权利要求1所使用的模内镶件注塑工艺制备的膜,以及该膜的特性和结构是已知的,如说明书第[0034]段的记载,“模内镶件注塑工艺非常显著的特点是:最终生成的膜的表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,而背面是塑胶层”,权利要求1所述“半切膜为模内镶件注塑半切膜”为该工艺制作的半切膜,膜本身在硬度、层状结构上具有已知的特性。对比文件1公开的防护膜是PET膜、其他脆质易于捅破的材质的膜。对于所属技术领域的技术人员来说,权利要求1的半切膜和对比文件1的防护膜本身在膜的硬度、性能方面并不相同,属于不同类型的膜。可见,模内镶件注塑半切膜这一制作工艺导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同,在新颖性审查中应当考虑该特征。在其他技术特征被对比文件1公开没有争议的情况下,权利要求1与对比文件1的区别特征为“半切膜为模内镶件注塑半切膜”。

本案说明在实用新型专利是否具有新创性审查时,方法特征对保护范围是否有影响,其审查要点在于方法特征限定的产品形状、结构与对比文件是否相同,如果不同,两者具有区别。



2.2012行提字第24号

涉案专利为发明专利,其权利要求1为:一种吸收发热源产生的热量的散热器,其与发热源接触并把吸收的热量散发到空气中,该散热器包括:

多个薄片形状的散热器片,其各自具有与发热源的上表面接触并垂直以吸收发热源产生热量的吸热部分,和从吸热部分伸出以把吸收的热量散发到空气中的散热部分,其中,多个散热器片叠层排列,以形成散热器片叠层,并且吸热部分形成散热器片叠层的中心;以及一对压紧块,所述压紧块被安置以将散热器片叠层的吸热部分设置在其间,并挤压吸热部分;以使得各散热器片的散热部分从中心呈放射状伸展开,使散热器具有椭圆柱形状;各散热器片具有至少一个垫片,

当散热器片通过所述一对压紧块紧紧结合在一起时所述垫片允许各散热器片的散热部分通过施加在垫片上的力而径向呈辐射状伸展开。

涉案专利权利要求2为:根据权利要求1所述的散热器,其中,垫片是通过挤压散热器片以在相邻散热器片之间提供空间的折叠部分。

最高人民法院对于权利要求2与对比文件2的区别技术特征是否属于所属技术领域惯用手段,认为对比文件2公开了设置突部23使散热器片在被夹具夹紧时弯折预定角度的技术方案,其与权利要求2相比的区别技术特征是没有公开权利要求2中的垫片为折叠部分的内容。对比文件2中通过冲压形成突部23,权利要求2中通过折叠形成垫片,二者在形状和形成方式上存在区别,但是权利要求2中的垫片在最终产品中的作用仅为使散热器片隔开预定角度,对比文件2中的突部在最终产品中的作用也是使散热器片隔开预定角度,二者作用相同。第14134号决定和一审判决关于对比文件2通过冲压形成突部,与权利要求2中通过折叠形成垫片都是通过在挤压位置形成增厚的部分,使其挤压变形比其它部位小来达到使散热器片伸展开的目的,都是属于所属技术领域的惯用手段的相关认定,并无不当,应予维持。

本案说明在产品发明专利是否具有新颖性审查时,方法特征对保护范围是否有影响,其审查要点在于方法特征限定的产品形状、结构与对比文件是否相同,如果相同,两者不具有区别。



3.(2015)知行字第170号

涉案专利为发明专利申请,其申请时的权利要求为:一种夹层保温塑胶复合管,其特征是:夹层保温塑胶复合管为塑胶同步挤出形成两管套装于一起,通过两管之间同步挤出至少一根的定位支撑,形成有中空夹层的管;夹层保温塑胶复合管的内管内壁上,或复合有其它材料的管;夹层保温塑胶复合管的外管外壁上,或复合有其它材料的管;夹层保温塑胶复合管的内、外管夹层之间,或复合有其它保温材料。

最高人民法院认为专利法第二十二条第三款的规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”本案中,将涉案专利申请权利要求1与对比文件1公开的技术方案进行比较,对比文件1中的内外管之间的空腔、与内外管壁相联接的筋分别相当于涉案专利申请权利要求1中的中空夹层、定位支撑,对比文件1公开了管道可以为塑料制品。权利要求1与对比文件1的其中一个区别特征为:权利要求1中的夹层保温塑胶复合管由塑胶同步挤出形成。权利要求1请求保护的是一种产品,而上述区别特征1是制备该复合管的方法特征,且该特征并未对所要求保护的产品的结构和性能带来任何影响,因此,上述区别特征1对权利要求1的保护范围不具有限定作用,在评价创造性时不予考虑

  本案说明在审查产品发明专利是否具有创造性时,方法特征对保护范围是否有影响,其审查要点在于方法特征限定的产品形状、结构是否与对比文件相同,如果相同,两者不具有区别。



三、结语

通过前述法律规定的梳理以及法院判决的分析,可以得出结论,对于实用新型专利权利要求中的方法特征,其在专利确权程序中是否具有限定作用,实质取决于这些方法特征限定是否对产品的结构/组成造成变化,判断方法与产品发明中制造方法特征对保护范围的影响的判断方法一样。换句话来说,方法特征其最终用途是体现在对产品功能/作用的具体描述上,如果方法特征描述的产品结构/组成有变化,对应的就是产品功能/作用与对比技术存在不同,也即有新创性,否则没有新创性。

故方法特征的作用最终体现在产品结构/组成上,也即方法特征的作用是在对比产品结构/组成是否具有新创性时考虑,并不考虑方法特征本身,从以上角度来说,方法特征对于产品技术专利是没有限定作用,专利法与审查指南对实用新型方法特征的规定实质是一样的。


 1.已知方法技术特征可写入实用新型权利要求,故实用新型专利中包含已知方法技术特征的不在本文讨论范围内。

 2.本文所述的专利确权程序是指专利无效程序以及不服专利无效决定提起的行政诉讼程序。

 3.对于实用新型专利权利要求的方法技术特征在授权程序(即申请阶段)以及民事侵权诉讼程序中其作用基本已无争议,故本文不作探讨。

 4.新创性是指新颖性和创造性,下同。在包含方法特征的实用新型创造性审查时,对于方法特征的审查同新颖性一样。


END


作者 |胡厚财

编辑 |谭文杰

审核 | 赵俊杰

作者简介:


律师既是律师又是专利代理师。理论知识扎实,工作作风务实诉讼经验丰富,坚持长期主义。专注于知识产权业务,特别在专利业务方面有独到见解诉讼中善于从对方材料找出我方有利信息,追求极至的庭审体验

胡律师在执业过程中,还不断加强理论研究,撰写出多篇专业文章。如《浅议权利要求技术特征的划分标准》《专利法中共同侵权的认定》《含模仿著名建筑物的外观设计专利无效理由的选择》《对专利法“合法来源”条款的新思考》《许诺销售也要巨额赔偿?-340份判决分析揭密》《色彩缩小了外观设计的保护范围吗?》《现有设计特征的划分》等。




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