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翰墨点案丨刑案判处缓刑后还能在民事案件中适用惩罚性赔偿吗
发布时间:2023-07-20



一、判决要旨   




1、因同一侵权行为已经被处以刑事罚金且执行完毕,不能豁免承担惩罚性赔偿责任,人民法院在确定相关惩罚性赔偿倍数时可以综合考虑。

2对惩罚性赔偿的适用应当同时考虑侵权故意以及情节严重两个条件。对于侵害知识产权的故意的认定,应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或利害关系人之间的关系等因素。对于侵害知识产权情节严重的认定,应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素,刑事判决中的量刑考虑情形民事案件中对侵权情节是否严重的认定无必然关联。





二、案情简介    




原告维多利亚的秘密商店品牌管理有限责任公司依法享有第1505378号第13403195号“VICTORIA'S SECRET”商标第25类服装商品上的注册商标专用权,“VICTORIA'S SECRET”品牌自1994年进入中国以来,经过长期宣传使用,已具有较高知名度,位列2016-2020全球最有价值的50个服饰品牌排行榜及品牌500强。“VICTORIA'S SECRET”“维多利亚的秘密”商标在服装商品上已具有较高的知名度,被最高人民法院在相关案件中认定在第25类服装商品上已达驰名状态。

被告陈某此前因假冒该注册商标,被法院以假冒注册商标罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币13.6万元且已全部缴纳罚金相关刑事判决书载明:2018年4月至2018年11月间,被告人陈某在淘宝网上开设“默默家的良品”“秘密家的家居服”“时裳名品”“德永名品汇”“潮牌围巾1号店”等淘宝店铺,上架“维密维多利亚”等名称的睡衣等商品,经顾客购买下单后,陈某再从其他淘宝店铺购入无品牌的睡衣等商品,自行在购入的商品上缝制、添加从他处购入的“VICTORIA'S SECRET”商标、吊牌,加工后以“VICTORIA'S SECRET”品牌名义进行销售发货,从中赚取差价,期间销售金额共计15万余元。案发后,公安机关在陈某处查获睡衣93套、围巾3条、吊牌157个、标签92个,经鉴定,上述物品均为侵犯“VICTORIA'S SECRET”注册商标的产品,货值人民币1万余元。陈某非法经营金额合计人民币17万余元。被告人陈某未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重,其行为已构成假冒注册商标罪。

原告此后对被告提起民事诉讼,请求适用惩罚性赔偿,判决被告赔偿经济损失及合理开支共计50万元

被告以不存在侵权的主观恶意,其侵权行为情节显著轻微,且已被追诉刑事责任为由主张不应再适用惩罚性赔偿。





三、判决结果    




江苏省无锡市中级人民法院综合考虑多重因素作出一审判决【(2021)02民初540号】,认定被告主观故意状态及本案情节严重的事实,适用惩罚性赔偿,以被告的侵权获利作为基数,以行业平均利润率40%计算,施以一倍惩罚再加上合理开支,最终判决被告赔偿原告损失20.6万元。被告不服提起上诉,江苏省高级人民法院作出二审判决【(2022)苏民终156号】驳回上诉,维持原判。





四、主要争论点    





01


本案是否应当适用惩罚性赔偿?

法院认为,根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称《解释》)第一条规定,原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理,因此适用惩罚性赔偿应当具备故意和情节严重两个条件。《解释》第三条规定,对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或利害关系人之间的关系等因素。该条第二款对可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意的情形进行了列举,其中第(五)项为被告实施盗版、假冒注册商标行为。本案中,法院综合考虑以下因素认定陈某具有故意:1.“VICTORIA'S SECRET”具有较高知名度,陈某作为业内人士理应知晓;2.陈某实施的是假冒注册商标行为;3.陈某通过购买无标睡衣、围巾产品及假冒标贴进行贴牌加工行为,侵权恶意明显;4.陈某开设多家淘宝店铺均销售“VICTORIA'S SECRET”品牌睡衣等商品。《解释》第四条规定,对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。该条第二款列举了可以认定为情节严重的情形,其中第(二)项为以侵害知识产权为业。本案中,法院综合考虑以下因素认定侵权情节严重:1.从刑事案件查明的事实来看,陈某系个体经营网店,其利用多个淘宝店铺销售假冒“VICTORIA'S SECRET”的商品,构成以侵害知识产权为业;2.陈某非法经营数额为17万元,远超假冒注册商标罪刑事追诉标准5万元,且已被刑事处罚;3.陈某制假成本极低,牟取暴利;4.利用多个淘宝账户售假,严重降低“VICTORIA'S SECRET”的市场声誉。此外法院认为,无锡市滨湖区人民法院系考虑陈某归案后能如实供述犯罪事实,并结合其悔罪表现、所在社区意见等因素,决定判决陈某缓刑,与陈某的侵权情节是否严重并无必然关联。本案被告满足适用惩罚性赔偿的条件,因此判令被告承担惩罚性赔偿责任。




02


陈某已受过刑事处罚且已缴纳罚金,是否还应承担民事赔偿责任?

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第六条第二款规定,因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕,被告主张减免惩罚性赔偿责任的,人民法院不予支持,但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。故法院认定被告就涉案被控侵权行为已受过刑事处罚并不能豁免其承担惩罚性赔偿责任。


03


赔偿数额的认定?

本案中,维秘公司主张以被告的侵权获利作为计算基数,因在先刑事判决查明陈某的非法经营额为17万余元,维秘公司主张依据其产品平均利率40%计算获利。法院认为,因陈某销售的系假冒商品,成本显著低于正品的成本,故其利润率应当高于40%,维秘公司主张依40%计算陈某因侵权所获得的利益予以支持,同时综合考虑陈某同一侵权行为已经被处以刑事罚金且执行完毕的,按照被告侵权获利的一倍确定惩罚性赔偿金额。同时法院考虑到原告维秘公司系外国企业,委托律师及调查成本均较高,关于制止侵权行为的合理开支予以支持7万元。





五、分析讨论    




在权利人进行知识产权维权打击的过程中,对于同一维权目标,其同一侵权行为尽管已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕,仍不能豁免承担惩罚性赔偿责任,权利人依旧可以在民事诉讼中主张民事赔偿责任,且主张适用惩罚性赔偿。本案是典型的刑事追责后民事索赔案件,同时该案也被无锡中院法院列为2022年度知识产权司法保护十大典型案例之一。因刑事案件的证据认定标准高于民事案件的证据认定标准,充分利用刑事案件中所查明的事实有利于在民事案件减轻部分举证责任。

根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》明确规定,被告实施盗版、假冒注册商标行为可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意,因此该类案件主张适用惩罚性赔偿的空间十分大,此外,还可以通过举证证明权利人权利商标及品牌的知名度及影响力进而侧面证明侵权主体作为同行业经营者进行攀附的主观恶意,也可以通过证明侵权主体的店铺数量等经营规模以及侵权手段证明其系以知识产权侵权为业,证明其侵权情节严重。值得注意的是,在刑事案件中即使被告有认罪认罚,坦白悔罪等情形,不必然影响在民事案件中人民法院对于被告侵权情节是否严重的认定。

在争取法院全额支持原告赔偿金额主张时,还可以通过向法院提供正品建议零售价格以及品牌年度报告体现的毛利率,结合刑事判决中查明的非法经营额,主张按照被告侵权获利计算损失赔偿金额,该计算依据相对清晰,法院支持原告诉请金额的可能性将大幅提升。




法律条文链接

《中华人民共和国商标法》

第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。


《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》法释〔20214

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:

(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

(六)其他可以认定为故意的情形。

第四条 对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:

(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

(二)以侵害知识产权为业;

(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

(四)拒不履行保全裁定;

(五)侵权获利或者权利人受损巨大;

(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

(七)其他可以认定为情节严重的情形。



END


文章内容仅为交流研习之用,作者观点不代表翰锐所持法律意见。如需转载或引用,请与我们联系并在转载时注明来源。


作者 | 黄梓琪

审核 | 赵俊杰、胡厚财

编辑 | 王虹






作|者|简|介



黄梓琪律师曾担任大型化妆品企业法务,了解企业管理运作,熟悉公司电子商务领域法律纠纷、知识产权纠纷处理及劳动用工风险防控等公司法律事务;法学理论基础扎实,熟悉公司法、劳动法等相关法律法规。进入律师事务所至今,为多家企业提供法律咨询、合同拟定、诉讼代理等法律服务,具备良好的民商事诉讼以及公司非诉业务经验。



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