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翰锐普法丨商标注册之后,权利人还需要注意什么
发布时间:2023-10-13


当你经历了漫长的等待之后,获得了一份国家知识产权局颁发商标注册证,那么就高枕无忧了吗?实际上,经常会有客户问我:“张律师,怎么办,我收到了一份要我提交使用证据的通知书,我要提交什么才能保住我花了大力气注册的商标?”“张律师,为什么我已经注册的商标还会被人申请无效,我要怎么应对?”“商标到期了怎么办?”“有人仿照我的商标使用在自己的商品上,我该怎么去维权?”诸如此类种种问题,今天就来聊一聊。



一、挥之不去的撤三——三年又三年,为何盯着我?


根据我国商标法第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

“撤三”是注册商标连续三年不使用申请撤销该注册商标的简称。从法律条文进行理解,已注册商标三年内不进行使用,任何单位和个人都可以提起撤销该注册商标,也就是说,注册了三年的商标,如果没有进行实际使用的话,其本身被撤销的风险是非常高的。

但是,当商标注册人收到《关于提供注册商标使用证据的通知》时候,不要慌,首先看一下是否是以挂号信的形式邮寄送达的,实践中存在有些不法分子通过普通快递到付的形式要求商标注册人缴纳邮费,然后邮寄一些网络上可以查到的信息。再看一看通知的实际内容,通常通知书内会给2个月的时间让商标注册人去收集、提交撤销申请提出前3年期间内使用的证据,或者说明不使用的正当理由。如果商标注册人不提供或者提供的证据不足以证明其使用,该注册商标才会被撤销。


那么,提交使用证据有什么要注意的地方呢?


其一,注意商标使用的时间,通知书里会注明是具体的哪三年,提供的证据材料要能够明确的体现时间;


其二,什么材料可以作为商标的使用证据呢?

商标的使用,不仅仅是商标注册人自行使用,还包括许可他人使用以及不违背商标注册权人意志的使用。这里的使用,指的是商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者是将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

以我们的“翰锐HanRui”服务商标举例来说,可以收集特定期间内以下材料作为使用证据材料:

1、带有“翰锐HanRui”服务商标的律所招牌、律所介绍手册、律所场所内的装饰、律所人员的工牌等等;

2、带有“翰锐HanRui”的文件资料,比如发票、汇款单、提供服务的合同等;

3、翰锐律所参加的展览会、交流的沙龙上使用的带有“翰锐HanRui”商标的印刷品;

4、广播、电视媒体、报纸杂志、广告牌上的对“翰锐HanRui”服务商标的视频、网页截图等等;

5、其他符合法律规定的“翰锐HanRui”商标使用形式。

总之,就是商品和商标形成了一定的联系,普通的消费者已经将商标和其背后的商品、服务、商誉联系起来。


其三,什么材料为商标的使用证据呢?

1、商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明,也就是说,仅仅提供一个商标注册证或者是单方面自己制作的商标证的证明是不可以的

2、未在公开的商业领域使用;

3、改变了注册商标主要部分和显著特征的使用;

4、仅有转让或许可行为而没有实际使用;

5、仅以维持商标注册为目的的象征性使用。


二、商标“无效宣告”——相对理由与绝对理由


根据我国商标法第四十四条规定,已经注册的商标,违反本法第四条[1]、第十条[2]、第十一条[3]、第十二条、第十九条第四款[4]规定的,或者是欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

根据我国商标法第四十五条规定,已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款[5]、第十五条[6]、第十六条第一款[7]、第三十条[8]、第三十一条[9]、第三十二条[10]规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

所以当收到一份《商标评审案件答辩通知书》的时候,同样也要先看看是否是以挂号信的形式邮寄送达的,然后再看实际收到的邮戳日期,由此来计算进行答辩的时间,即收到通知之日起三十天内进行无效答辩。

关于首先要注意商标无效宣告启动的类型:

1、绝对理由

(一) 商标局依职权进行无效宣告绝对理由);

(二) 商评委依申请进行绝对理由的无效宣告:主体不限,期限不限

商标无效的绝对理由包括:已经注册的商标,如果不具备可视性、显著性和合法性的,可以被宣告无效。另外,以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册,也属于商标无效的绝对理由。

2、相对理由:

商评委依相对理由的无效宣告:在先权利人或者利害关系人,在争议商标注册之日起五年内提出,驰名商标恶意注册的,不受五年期限的限制。

商标无效的相对理由包括:构成商标权相对无效的原因是商标权同在先取得的权利或其他合法权益相冲突。主要包括:因与他人在先权利冲突而无效;因侵犯他人驰名商标权而无效;因抢注他人未注册商标而无效;因违反代理或代表的规定而无效。

笔者根据以往的实践经验,通常提供的无效答辩理由如下:

1、商标注册权利人的商标的表现形式具有一定的独创性;

2、引证商标的证据不足以证明其标识享有较高的公众知晓程度和较高的声誉;

3、申请的商标没有与其他在先商标或者合法权益相冲突。

……

总之,答辩的事实和理由要根据商标的实际情况进行。由此,交给专业的代理机构进行处理是最为合适的。






三、商标的“十年之约”——过了第九年就可以开始申请续展不要忘


根据商标法第四十条规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

商标局应当对续展注册的商标予以公告。

商标局不会主动提醒商标注册人的续展时间,在实践中,还存在商标注册权人在商标注册期满六个月后仍旧没有进行商标续展,导致使用多年的商标最终注销的情况。商标权利作为一种无形财产,注册使用了多年的商标无疑已经和商标注册权人形成了稳定的对应关系,因为这样的失误导致无法继续有商标,对商标注册权人来说是非常大的损失。因此对商标的到期时间进行记录并及时准备续展相关材料并向商标局进行提交则非常重要


四、商标的规范使用——使用不规范,老板两行泪


商标已经注册,但是在实际使用中进行了变形使用,这样子可以吗?

答案是:不可以。注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

以笔者曾经经办过的侵害商标权的案件为例,案情简介如下:被告深圳市某公司将其持有的已注册商标“EP-LOVE”通过改变显著特征、拆分、组合等方式使用在其线下店铺招牌、销售的衣服吊牌、微信公众号上,因为本案涉及的侵权店铺数量较多,被告持有合法有效注册商标,涉及对注册商标权利边界的准确认定以及不规范使用注册商标的近似侵权比对等疑难问题。被控侵权产品上使用的商标,从表面形式上来看,其主体部分与注册商标文字一致,也明确使用了注册标识,且与原告的“EP”商标尚存在一定差异。 但本所律师结合行业特点,检索了多件在先判例,通过充分取证和说理,说明被控侵权标识将被告注册商标中的部分字母突出使用,已经导致相关公众对该商标的识别发生重大变化,从而应当认定与原告的“EP”商标构成近似,明显具有搭便车的故意。同时,为了证明被告的侵权规模,还进行了线上以及线下,包括多地不同店铺的证据保全,最终法院支持了较高的赔偿金额。

整体上,本案准确厘清了权利边界,使得在被告行为的法律定性、被告的责任承担、法院判赔数额等问题上,取得了较为全面的胜诉,最大程度维护了委托人的合法权益。

最终法院经审理认为,被告深圳某公司侵犯了原告的注册商标专用权,依法承担停止侵权、赔偿损失的责任,判决被告向原告赔偿50万余元。

从以上实务案例可知,注册商标的权利范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标注册权人在已经拥有的注册商标的前提下,使用的时候务必注意:

1、对于经营的产品和提供的服务,要与商标申请注册的商品和服务项目一致,不超出使用商品和服务;

2、不要随意改变显著特征(包括商标的字体字形、颜色组合等)也不要随意拆分、组合商标等;

3、注意注册商标的有效期,权利截止日时要注意及时地进行续展或宽展;

4、对于商标注册人的主体信息和地址若发生变更的,应当及时向商标局做变更申请;

5、注意广告宣传中的宣传用语,禁止使用《广告法》中规定的禁用词汇来宣传商标,不用自身商标贬低他人商标进行宣传;

6、企业在许可他人使用注册商标时,除了双方签订使用许可合同,还须去商标局进行备案。

以上是笔者结合多年的商标确权、维权的实践进行的总结,文章难免有缺陷和不足,望读者能批评指正。知识产权之山顶,虽不能至,心向往之,努力行之。






笔者注,第二点商标无效的绝对理由和相对理由提到的法律条文均来自《商标法》,具体条文如下:


 [1] 第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。

本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。


 [2] 第十条 下列标志不得作为商标使用:

(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;

(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

(六)带有民族歧视性的;

(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;

(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。


 [3] 第十一条 下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。


 [4] 第十九条第四款 商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。


 [5] 第十三条第二款和第三款 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

 

 [6] 第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。


 [7] 第十六条 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。


 [8] 第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。


 [9] 第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。


 [10] 第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。



作者介绍






张欣  律师     


张欣律师从2018年开始进行知识产权确权及维权工作,熟悉知识产权相关法律,2020年开始进行知识产权诉讼和法律顾问工作,为多家企业提供提供知识产权确权、维权服务,具备知识产权非诉及诉讼业务经验,专精于商标侵权及不正当竞争领域。
为多行业多领域企业提供过法律服务,其中服务过的部分客户有:雅莹集团股份有限公司、广州逸仙电子商务有限公司、荣耀终端有限公司、奥妍(上海)化妆品商贸有限公司、广东鸿威国际会展集团有限公司等。


The End

作者 | 张欣

审核 | 赵俊杰、胡厚财

编辑 | 王虹




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