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翰锐法研丨使用环境特征在确权和侵权程序的作用不同?
发布时间:2024-01-19

在专利授权程序及专利侵权诉讼程序中,经常会涉及到使用环境特征,那么使用环境特征对于权利要求的保护范围是否具有影响?其在专利授权程序以及专利侵权诉讼程序中是否有不同?笔者将结合相关内容对以上问题作分析。




一、使用环境特征的含义

对于使用环境特征的具体含义,法律及司法解释均未有明确的规定。

根据《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)》中第18条规定:使用环境特征系权利要求中用来描述发明创造的使用背景或者条件的技术特征,其并不限于与被保护对象的安装位置或者连接结构等相关的技术特征,在特定情况下还包括与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征。




二、在专利授权程序中使用环境特征对专利保护范围的影响

专利授权程序中,使用环境特征在专利申请文件中主要体现为对产品权利要求的用途进行限定,其在权利要求书中最为常见的一种表现形式为“一种用于XXXX的产品”。

根据《专利审查指南(2020修改)》第二部分第二章第3记载:对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求,其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑,但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如,主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求,其中“用于钢水浇铸” 的用途对主题“模具” 具有限定作用;对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”,因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点,不可能用于钢水浇铸,故不在上述权利要求的保护范围内。然而,如果“用于……” 的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响,只是对产品或设备的用途或使用方式的描述,则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如,“用于…… 的化合物X”,如果其中“用于……” 对化合物X本身没有带来任何影响,则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时,其中的用途限定不起作用。

其中,对于“主题名称中含有用途限定的产品权利要求”,其对应于《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)》中的“与被保护对象的用途、适用对象、使用方式等相关的技术特征”也即为使用环境特征通过对比研读可以得知:在专利审查过程中,使用环境特征在专利授权过程中并不是必然对被其所限定的产品或技术产生限定作用,而要看其对产品或技术本身所带来的实际影响。






三、在专利侵权诉讼程序中使用环境特征对保护范围的影响

专利侵权诉讼程序中使用环境特征是否必然对被其所限定的产品产生限定作用?如果有,那么其对被限定的产品产生何种程度的限定作用?以下笔者将通过相关法条以及案例对其作进一步明晰。

(一)相关法律规定

根据《最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)》中所记载:已经写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用;使用环境特征对于权利要求保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定,一般情况下应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可,而不是必须用于该使用环境,但是本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境的除外。

同时,根据《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》》中第24条规定:写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。

此外,再根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)》第九条中记载:被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

(二)相关司法案例

使用环境特征司法实践中的相关案例

1.在常州格瑞德园林机械有限公司、宁波昂霖智能装备有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案[2021]最高法知民终1434中,最高人民法院认为:本案中,涉案专利权利要求书、说明书及附图并未限定手柄只能用于该具体的使用环境,应理解为该手柄可以使用于该使用环境即可,因此格瑞德公司关于被诉侵权产品不具备相应使用环境特征而未侵犯中森公司实用新型专利权的意见,本院不支持[1]

2.在株式会社岛野与日骋公司侵犯发明专利权纠纷案【[2012]民提字第1号】中最高人民法院再审时认为,本专利所保护的后换挡器支架必须安装在具有换档器安装延伸部的自行车车架后叉端上,而不能安装在具有水平方向开槽的下降组件的自行车车架后叉端上。因此,对于使用环境特征1,应该理解为本案专利所保护的自行车后换挡器支架必须使用在具有使用环境特征1的自行车车架后端上[2]

通过目前司法实践中的案例结合相关司法观点,笔者认为专利侵权诉讼程序中,已经有较为统一的看法:使用环境特征必然权利要求的保护范围具有限定作用;而关于使用环境特征的限定程度,一般认为被诉侵权技术方案可以用于该使用环境即能认定被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围内,例外情况为:本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境





四、笔者的思考与感悟


(一)专利授权程序与专利侵权诉讼程序专利保护范围是否一致

通过对比上述内容,我们可以得知:在专利授权程序中,使用环境特征的限定作用要看其对产品或技术所带来的实际影响,没带来实际影响的使用环境特征在专利授权程序中并不会具有限定作用;而在专利侵权诉讼程序中,使用环境特征对于权利要求的保护范围必然具有限定作用,只是限定程度的大小有所不同。从字面描述上看,对具有使用环境特征的专利而言,似乎在专利授权程序中的保护范围总是大于等于在专利侵权诉讼程序中的保护范围。事实确实如此吗?我们接下来从理论角度对其作进一步的分析:

首先,我们需要明确一点,研究使用环境特征在专利授权程序以及专利侵权诉讼程序中对专利保护范围的限定作用的差异时,被诉侵权技术方案一定是不能通过全面覆盖原则得出已落入专利保护范围的结论的,否则在被诉侵权技术方案已经使用于该使用环境特征的前提下,我们通过全面覆盖原则即可直接得出侵权的结论,也不需要讨论使用环境特征对专利保护范围在专利授权程序和专利侵权诉讼程序二者的限定作用的差异了。

在被诉侵权技术方案并没有实际使用于该使用环境特征的前提下,我们可以分两种情况对其限定作用进行分析:

在使用环境特征对产品或技术带来实际影响的情形中:在专利授权程序中,使用环境特征对专利的保护范围具有限定作用,此时专利的保护范围为所有包含了使用环境特征的技术方案;而在专利侵权诉讼程序中,落入专利保护范围的技术方案也需要可用于该使用环境特征;因此在这种情形下,使用环境特征在专利授权程序中和专利侵权诉讼程序中的限定作用是相同的。

在使用环境特征并未对产品或技术没有带来实际影响的情形中:在专利授权程序中,使用环境特征对专利的保护范围不具有限定作用,此时专利的保护范围为所有包含或者不包含使用环境特征的技术方案;而在专利侵权诉讼程序中,落入保护范围的技术方案为必须是可用于该使用环境特征的技术方案,而不可用于该使用环境特征的技术方案则不侵权,但是由于本情形的前提是使用环境特征对产品或技术没有带来实际影响,即使说不存在这样的一个不能用于该使用环境特征的技术方案;因此在此种情形下,使用环境特征在专利授权程序中和专利侵权诉讼程序中的限定作用也是相同的。

(二)被诉侵权方案“可用于”使用环境特征是否损害公众信赖利益

如前分析,使用环境特征在专利授权程序以及专利侵权诉讼程序中对专利权的保护范围的作用是一致的,但是,该一致是对使用环境特征解释为“可用于”而非“必须用于”的前提下才能达成的,该解释是从技术方案的实质出发所做的有利于专利权人的解释。

然而,目前对于该种解释依旧具有一些争议,即这种做法是否会损害公众信赖利益?从专利制度的根本上说,一方面要为专利权人提供合理的保护,另一方面要为公众提供明确的法律预期,充分尊重权利要求的公示和划界作用[3]。而权利要求书作为界定专利保护范围的重要依据,该使用环境特征的解释是否会不恰当保护了专利申请中的撰写问题?

当我们的视角将专利从申请到诉讼视为专利有序发生的前后环节来看,应当遵循前面专利授权的范围有多大,后面受专利保护范围就有多大的原则。目前在专利授权程序中对权利要求的解释与专利侵权诉讼程序中的解释看起来虽有不同,但这种不同是因为授权规则与专利侵权对比规则的不同所产生,两者不同的解释最终实质导致授权范围与保护范围相一致,故其不存在损害社会公众信赖利益的问题,且目前对权利要求的解释遵循实质一致性的做法在我国以及外国专利法[4]中均有体现。



综上分析,使用环境特征对专利保护范围是否具有限定作用要根据其对产品或技术本身所带来的实质影响而定;其对专利保护范围产生的影响在专利授权程序以及专利侵权诉讼程序中保持实质一致性。





[1]最高人民法院(2021)最高法知民终1434号民事判决书.

[2]最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书.

[3]奚晓明.知识产权审判指导.2010年第1辑(总第15辑)[M].人民法院出版社,2010:10-14.

[4]李明德.美国知识产权法.第2版[M].法律出版社,201492.



作者介绍







叶凯达

实习人员


叶凯达,专利代理师、知识产权经济师(中级职称)。其理论基础扎实,工作经验丰富,具有理工科教育背景,多年来一直从事知识产权领域相关工作,主要为企业提供专利培训、专利复审、专利布局以及专利撰写等。

2023年通过国家法律职业资格考试,进入法律行业至今,已为多家企业提供过专利侵权分析、专利无效宣告以及诉讼代理等法律服务。基于其丰富的知识产权领域工作经验,对技术方案具有较强的理解能力,对专利法、商标法、反不正当竞争法等知识产权法律始终秉持着“精进学习,不断钻研”的态度。




END

作者 | 叶凯达

审核 | 赵俊杰、胡厚财

编辑 | 王虹



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