前言
专利侵权判定始终围绕着权利人和社会公众之间的利益平衡而展开,多主体侵权也不例外。在实践中,单一主体按照全面覆盖的基本原则容易进行责任认定,与单一主体侵权情形不同,对于多主体侵权情形,侵权判定则需更多地考虑权利人的权益及公众利益之间的均衡,本文以(2019)最高法知民终147号案为例,拟作如下探讨。
一、问题的提出
网络通信领域中的多主体实施使用方法专利的司法保护问题是多年来的研究热点。所谓多主体实施的使用方法专利,是指使用方法专利所限定的技术方案,有赖于多个主体共同实施才能够完整地实现。根据专利侵权判定的“全面覆盖”原则,专利侵权的认定应当以被诉侵权人实施的被诉侵权技术方案全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征为必要条件。
对于网络通信领域中的多主体实施使用方法专利而言,实施了覆盖专利权利要求所有技术特征的行为人,往往是网络通信终端产品的消费者和使用者,因其不具有生产经营目的,故其虽实施了覆盖专利方法所有技术特征的行为,但并不构成法律意义上的专利侵权。若认定提供覆盖专利方法全部技术特征的主要设备的通信产品制造商在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权,并不足以保护通信使用方法专利权,因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因,也无法通过责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害。因此,在司法实践中,需要确立新的裁判规则对被诉侵权人的行为予以规制。
二、案情简介
深圳敦骏科技有限公司(以下简称“敦骏公司”)是专利号为ZL02123502.3号、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”发明专利(以下简称“涉案专利”)的专利权人。敦骏公司以深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下简称“腾达公司”)制造、销售的多款无线路由器侵害涉案专利权为由,向山东省济南市中级人民法院提起专利侵权诉讼。济南市中级人民法院判决腾达公司停止制造、许诺销售、销售涉案路由器,并赔偿敦骏公司经济损失及合理费用500万元。腾达公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年12月6日作出(2019)最高法知民终147号判决[1](以下简称“判决”),判决驳回上诉,维持一审判决。
三、侵权判定分析
《专利法》第十一条规定:任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
(一)被诉侵权方是否“使用”了涉案专利方法
正如前文所述,被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中一般会认为实施专利方法,从而构成侵权,但这并不足以保护通信领域内的使用方法专利权,因为该测试行为并非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因。
经过分析涉案使用方法专利权利要求后不难发现,尽管当中涉及到了多个执行主体,要想实现该专利方法,仅需对接入服务器进行相应的配置,使其具备使用方法专利中步骤A、步骤B的相应功能即可,而一旦对接入服务器进行了这样的配置,当接入服务器按照该配置执行步骤B后,用户设备自然也会在收到报文后执行使用方法专利的步骤C,并不需要对用户设备进行特别的配置。也即判决所指出的:“终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程,仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演”。
《专利法》第十一条所规定的关于侵害方法专利的“使用”行为,从字面含义看,应是指直接执行专利方法的每个步骤,而不包含为执行专利方法步骤创造条件或提供帮助的辅助行为。对于终端用户而言,其既没有执行专利方法的动机,也对专利方法所有步骤被执行没有感知,其在网页浏览器内输入其想要浏览网站的网址的行为,仅仅是触发了专利方法所有步骤被软件自动执行。终端用户不应被视为使用了涉案使用方法专利的主体,因为其不具有营利目的。由于侵权行为的主体不可能是装置或软件,而应当是通过装置或软件来实施专利侵权行为的自然人、法人或非法人组织等民事主体,因此,将具备执行使用方法专利所有步骤的软件固化到被诉侵权路由器中的主体,应当被认定为执行涉案专利方法的主体,也即使用了涉案专利方法的主体。
(二)判决停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的理由
涉案专利是使用方法专利,并非制造方法专利,按照现行的专利法是无法制止使用该方法专利的设备。但如前所述,如不禁止被诉侵权产品的制造、销售、许诺销售等行为,对于专利权人来说是空有专利却无法制止侵权,这显然是不公平的。
对此,判决认为,如果被诉侵权产品对可直接实施涉案专利方法起到实质性不可替代的作用,则应当判决停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品。
具体而言,对于“实质性作用”,法院认为“被诉侵权产品是具备了可直接实施专利方法功能的路由器。网络用户只需要在正常的网络环境下,利用具备上网功能的普通电脑,除了必须需要借助被诉侵权产品之外,无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊网络条件,就能完整地实施涉案专利方法,故被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用”。也即“实质性作用”是指技术特征对比时,某一或者某些技术特征对整个技术方案的作用非常重要。
对于“不可替代性”,法院认为,被诉侵权产品之所以能够用于实现与涉案专利方法相同的强制Portal过程,正是因为其内部也设置了与涉案专利完全相同的虚拟Web服务器,因此,除了专利权人授权的产品之外,被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。也即“不可替代性”是指,除了使用涉案专利方法外,没有其它的技术方案可以达到同样的效果。
综上所述,笔者认为,在现有的法律制度框架下,虽然无法根据一般专利侵权案件所适用的全面覆盖原则认定被诉侵权人构成侵权,但判决确立了“不可替代的实质性作用”这一新的裁判规则且该规则是对全面覆盖原则的进一步理解和适用,正如判决所指出的“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用”,在这种情况下,可认为全面覆盖原则实际上将对比范围限缩在起不可替代的实质性作用的技术特征上。当然,另外一种观点认为,判决确立的是在现行法律之外针对于网络通信领域多主体实施使用方法专利的新的裁判规则。以上两种观点源于对判决的理解不同而产生,孰是孰非有待后续的司法实践进一步检验。
思考
判决确立的“不可替代的实质性作用”标准,解决了信息化时代背景下的多主体实施使用方法专利的保护难题。但是需要注意的是,判决涉及的情况是涉案专利方法的实质内容全部被固化在一个硬件装置中,而且该固化行为的实施者与硬件装置的制造者是同一主体,因此在情形类似的案件中,适用“不可替代的实质性作用”的规则,将硬件装置的制造者认定为侵权行为人并承担相应侵权责任不会存在障碍。但是,随着网络通信领域技术的进一步发展,可能会出现更为复杂的情况,例如专利方法实质内容被固化到多个硬件装置中,通用硬件装置在接收到某一固化有专利方法的硬件装置发出的指令后自动下载安装具有执行专利方法功能的软件,制造硬件装置的主体与固化专利方法的主体系两个不同主体等情形。在这些情形中,某一硬件装置(某一方主体)对于实施使用方法专利是否具有“不可替代”作用的判断相对容易,但对究竟是哪一个硬件装置(哪一方主体)对于实施专利方法起到了“实质性作用”的判断可能会存在争议,以上都有待进一步在司法实践中探索解决。
参考文献:
[1] 最高人民法院(2019)最高法知民终147号民事判决书
作者介绍
聂艏恒 律师
聂艏恒,法律硕士,曾在广州仲裁委员会实习工作,熟悉民商事仲裁规则。基于工科与法学的复合专业背景,进入律师事务所至今,为多家企业提供法律咨询、合同拟定、专利无效宣告、诉讼代理等法律服务,具备良好的理论基础和较强的学习能力。
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作者:聂艏恒 | 编辑:王虹
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