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翰墨点案丨从索菲亚家居VS索菲亚电器案看商品类似认定
发布时间:2020-11-30

作者:邱斌、彭友健




      引言:索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚家居”)成立于2003年,经过十余年的发展,索菲亚公司凭借优秀的发展理念、优质的产品、先进的设备、精湛的工艺,其所经营的“索菲亚”定制家具是在我国家装行业领域名列前茅的品牌。
      随着索菲亚家居及“索菲亚”品牌知名度增长,市面上也出现了大量包含“索菲亚”字样的企业名称和商标品牌。截至2020年11月24日,在国家知识产权局商标局商标网以“索菲亚”文字搜索商标信息,检索到商标584件,其中索菲亚家居申请的有246件,即很可能存在大量与索菲亚家居无关的商标申请;同时,以“索菲亚”作为字号的企业也在全国各地大量存在,其中不乏将企业名称与各种“索菲亚”相关商标配合使用的情况。针对前述涉嫌商标侵权及不正当竞争的行为,索菲亚家居积极采取行动整肃市场,包括已发起多件维权诉讼。

近日,我所律师代理的委托人索菲亚家居诉嘉兴索菲亚电器公司(以下简称“索菲亚电器”)等侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,已由广东省高级人民法院作出二审判决,维持原判,认定索菲亚电器等被告实施的行为构成商标侵权及不正当竞争。本案除判决各被告承担赔偿损失责任外,还判决索菲亚电器停止使用并限期变更包含“索菲亚”字样的企业名称,以及公开刊登声明消除影响等,整体上取得了良好的案件效果。


      一、案情简介
      索菲亚家居是中国定制家具的佼佼者,其所经营的“”品牌在家装行业具有极高知名度。索菲亚公司发现索菲亚电器及若干主体开设了名为“索菲亚集成电器”的网店,一方面该网店页面及销售的集成吊顶产品均使用了“索菲亚”商标;另一方面该网店还使用舒淇为索菲亚家居代言所拍摄的形象照片,虚构舒淇为其产品代言人的事实,甚至打出了“我是正品”的宣传语,索菲亚电器使用“索菲亚”文字作为企业字号,上述行为极易造成消费者混淆误认。



附图1 被诉侵权网页截图



附图2 被诉侵权产品实物包装


      索菲亚家居遂委托我所律师,将索菲亚电器等主体起诉至广州知识产权法院,广州知识产权法院审理后认为,索菲亚电器在被诉侵权产品内外包装、使用说明书使用“索菲亚”“索菲亚集成”等标识,以及其他被告开设名为“索菲亚集成电器”的淘宝网店以及在网店使用“索菲亚”等标识的行为构成商标侵权;索菲亚公司使用“索菲亚”作为企业名称,以及各被告使用舒淇代言人照片的行为构成不正当竞争,各被告应当承担相应的法律责任。广州知识产权法院一审除判决各被告赔偿共计35万元外,同时判决索菲亚电器停止使用并限期变更包含“索菲亚”字样的企业名称,并公开刊登声明消除影响。

      索菲亚电器等被告不服一审判决,上诉至广东省高级人民法院,广东省高级人民法院审理后判决驳回上诉,维持原判。


      二、案件评析
      本案在前述众多与索菲亚相关的侵权或不正当竞争行为中较为典型,特别是被控侵权行为具有一定的“合法外衣”(侵权者持有的注册商标、企业名称等),在事实认定和法律适用上均存在复杂性,所涉的专业法律问题包括注册商标不规范使用构成商标侵权的认定、类似商品/服务的认定、商标权与字号权的权利冲突处理、虚假宣传的不正当竞争行为、合法来源抗辩、共同侵权的法律责任等。为了更集中的论述,本次我们特选取其中的重要问题之一即对新型商品或复合型商品如何准确认定商品/服务类似,作对应评析如下:
      1、问题背景
     《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”;第十二条规定“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。
      接触过商标申请业务的企业及同仁们对《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》(以下简称“分类表”)都不陌生。基于商标审查和管理的工作需要,有必要通过分类表将各种各样的商品或服务进行界定、划分,并明确相互之间的类似判定规则。但在便捷高效的同时,机械、固定的商品/服务分类标准往往会与实际市场存在一定脱节,难以适应现实变化,因此诚如前述司法解释的规定,在商标侵权案件中进行商品/服务是否类似的判断时,还是应回归到根据相关公众的一般认识综合判断,而并非直接依据分类表进行认定。
      但正因为判定原则较为抽象和宏观,在尺度拿捏上容易产生争议,在司法实践中对于突破分类表的规则进行认定的情形普遍比较审慎,事实上也确有必要如此。在结合个案的情况下,前述问题会更为复杂,特别是基于:
      ①现实社会发展和市场变化,导致新类型商品/服务不断出现,部分商品/服务还具有复合型的特点,即使其中一部分通过分类表的版本修订和接受“非规范商品”的方式予以解决,但仍存在许多不能与分类表直接对应或被分类表所涵盖的商品/服务。
      ②产品性质、功能用途、生产部门、销售渠道、消费对象等维度需要综合判断,哪些群体属于相关公众,以及相关公众的一般认识如何掌握均缺乏也难以确立清晰尺度,根据产品和行业不同会存在较大差异。

      ③具体的商品/服务是否类似的判断不是一成不变的,根据主张权利的商标的显著性和知名度等因素不同,在不同案件中可能存在不同认定。就此,最高人民法院在(2016)最高法行再10号案判决书中曾指出:判断商品是否类似,应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性,是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系。在引证商标具有较高的显著性和知名度或者被异议商标申请人具有明显的攀附故意时,应当适度从宽把握商品类似的范围。这更增加了商品/服务类似判定的动态化和个案性。


      2、本案认定
      题述案件中商品是否类似的问题是重要的争议焦点,最终一二审法院均突破了分类表的一般规则,认定涉案集成吊顶商品同时与第6类和第20类的注册商标核定使用的商品构成类似。
      集成吊顶为新型家装产品,是一种将吊顶组件和电器组件按标准规格制作成独立的可组合式模块,实现取暖、照明、换气等功能,目前尚未被分类表收录为商品项目。而根据我们查阅的商标注册信息显示,“金属集成吊顶”和“非金属集成吊顶”分别被作为非规范的商品项目,在第6类和第19类的相关商标中有被接受核准的先例,前者如第14448398号、第16830955号注册商标,后者如第13341864号、第17493536号注册商标。



附图3 集成吊顶产品示例


      在案件前期研判的过程中,综合各方面情况,特别是索菲亚家居的权利基础及各被告的行为表现,我所代理律师建议客户选取核定使用在第6类金属隔板、金属建筑挡板等商品,以及核定使用第20类家具等商品的两款“”注册商标作为本案主张的主要商标权基础。

      在案件审理过程中,我们结合原被告的诉辩意见及法庭的调查方向,主要通过以下角度作了进一步论证:①充分展示了被控侵权产品实物、涉案网店产品介绍,并收集了对集成吊顶产品的公开说明等事实材料,以便法庭充分了解涉案产品的性质、功能用途等信息;②充分举证“索菲亚”权利商标的知名度和影响力,并结合各被告实施的使用“索菲亚”作为企业字号、使用舒淇的形象进行产品宣传等不正当竞争行为,说明被控侵权商品有明显攀附索菲亚家居的商誉的故意;③提供在先判例等文件进行支撑,特别是经案例检索,在江苏省高级人民法院作出的(2011)苏知民终字第0143号“奥普集成吊顶”案判决中,曾提到了中国建筑装饰装修材料协会出具的《关于“集成吊顶”产品相关问题的解释》,该解释就产品的说明为:“集成吊顶是一种用于建筑装饰装修方面的装修材料的集成,是基于其自身的材质、结构和安装特点而具有集成其他符合其标准的功能模块的吊顶产品。集成吊顶强调的是该产品具有集成符合其规格和标准的其他功能性模块的集成能力,其本身仍然是一种顶部装修材料,金属天花板、金属吊顶是金属建筑装饰材料的一种。在集成吊顶产品的实际销售中,是否需要在吊顶产品上加装电器模块、加装哪些电器模块、加装何种品牌的电器模块、加装哪个企业生产的电器模块完全取决于消费者的选择。”这部分也作为了本案查明的事实被法院列入判决书。

       最终,本案审理法院认为被诉侵权产品与注册商标核定使用商品的功能、消费者、销售场所等重合度较高,认定被诉侵权产品集成吊顶既与第6类“”注册商标核定使用的金属隔板、金属建筑挡板商品类似,也与第20类“”注册商标核定使用的家具商品类似,进而认定被告的行为构成商标侵权。

      3、法律效果
      本案在分类表没有被诉集成吊顶产品的商品项目情况下,根据权利人能够提供的权利基础,综合案件情况对商品类似问题作出了准确认定,特别是同时认定了涉案产品与索菲亚家居持有的两个不同类别的注册商标核准使用的商品均构成类似,使得商标权人的合法权益能够通过商标侵权诉讼得到有效救济,也为后续案件的维权提供了良好的先例。
另外,与此相关需要延伸提及:关于索菲亚电器在企业名称中使用“索菲亚”是否构成不正当竞争的问题,是本案另一重要争议焦点。本案中,我们代理索菲亚家居主张的思路是,以在先的“索菲亚”注册商标为基础,根据《商标法》第五十八条将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。和《反不正当竞争法》第六条第四项“经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:……(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。的衔接,认定索菲亚电器将他人注册商标作为企业字号使用,足以误导公众,构成不正当竞争。

      关于字号权与商标权冲突的话题本文不再展开论述,但由于在前述主张的论证过程中,是否足以造成混淆是重要的构成要件,而这与集成吊顶产品和在先的“索菲亚”注册商标核定使用的商品是否类似的认定存在密切联系(尽管后者并非是必须的前置条件)。二审法院就此的说理部分特别提及:“考虑到家具与集成吊顶同属家装领域,两者在建材市场中一般同时销售,消费者重合度高的事实,可推至涉案商标在集成吊顶商品的消费者中亦具有较高的知名度。索菲亚电器公司作为同行业经营者,不可能不知悉索菲亚公司在家装领域具有较高知名度和美誉度,广受家装行业消费者关注和认可的事实。但其不仅不尽合理避让义务,还擅自使用包含‘索菲亚’字样的企业名称,故意造成相关消费者混淆误认,其不正当利用和攫取索菲亚公司知名度的主观恶意明显。可见,前述商品类似的认定对于本案不正当竞争部分的判决也起到了相应的支撑作用。


      四、律师后记
      题述案件一二审历时逾三年,涉及较多疑难复杂的专业法律问题,本文仅是撷取其中一个点稍作分析。许多问题在判决书中可能只反映为一两句话,但背后往往综合蕴含了合议庭法官、办案律师、委托人法务部门等多方的心血和智慧,更多深度探讨欢迎各位企业家朋友和律师同仁与我们交流。
      引言部分提到的索菲亚家居公司及“索菲亚”品牌面临的市场侵权乱象其实同样是我们接触到的很多优秀企业共同的困扰。新类型的侵权及不正当竞争行为往往更为隐蔽,也更具规避意识,这对企业维权提出了更高的挑战,也需要代理律师更为精研法律,深入案件,并积极探索运用包括先行判决、行为保全、举证妨碍、惩罚性赔偿等制度规则加强案件效果。
知识产权维权不会一蹴而就,也非一日之功,我们相信在依法加大知识产权侵权行为惩治力度的司法趋势下,会有更多典型的深度案件呈现出来,从而促进营造更加良好的法治化营商环境。
 
附判决书节选:




作者简介:



邱斌律师是广东翰锐律师事务所高级合伙人之一,并任律所执行合伙人一职,同时担任的社会职务包括广州市律师协会商标法律专业委员会委员、广州市知识产权维权专家库专家、国家商标品牌创新创业(广州)基地维权专家委员会委员、广东知识产权保护协会专家库专家、佛山市知识产权侵权纠纷检验鉴定专家库专家等。

邱律师具有超过十五年的知识产权及相关法律领域从业经验,法律功底深厚,精专于知识产权、企业商事法务等法律领域,特别是对商标、专利、著作权及不正当竞争方面的案件进行了深入实践,在代理与知识产权确权相关的行政诉讼和与知识产权维权相关的民事诉讼案件、品牌运营、技术保护、企业知识产权战略布局等方面具有较深造诣,在行业内具有一定影响力。邱律师代理的案件曾入围最高人民法院公布的年度知识产权典型案例,以及广东各级法院评选的各类“十大”典型案例,相关项目曾被广东电视台、南方都市报、广州日报等多家媒体报道。




彭友健律师,毕业于中山大学,取得工学学士学位与法律硕士学位,自2017年从业以来,主要处理专利代理、知识产权侵权诉讼和法律顾问等法律服务项目,能够恰当运用法律手段解决客户所关注的问题,维护当事人的合法权益,并实时跟进案件诉讼进度保持与客户的紧密沟通,力求提供优质的客户体验。





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