作者：温雪清
引言：从现有大部分司法案例可见，OEM受托方（加工方）或ODM委托方（品牌方），两者共同的特点是：均非原始设计或核心技术提供方。两者虽然在经营过程中并无故意实施知识产权侵权行为，但其作为侵权产品的受托加工方或侵权产品的委托品牌方，常因证据不足致使自身需要承担高额侵权赔偿连带责任的同时，企业形象也受到了损害。
最大程度地避免风险的发生，应从源头开始把控。企业应通过建立科学完善的知识产权管理制度，将知识产权风险提前规避，做到未雨绸缪。通过提高企业知识产权创造能力，促进知识产权产出，以提高企业的经济效益。
本文通过介绍OEM与ODM的概念与区别、责任承担规则、再结合现有案例，归纳出关于OEM受托方或与ODM委托方的知识产权风险防范建议，以兹参考。
OEM：英文Original Equipment Manufacturer（即贴牌制造或原始设备制造商）的缩写，这种加工模式由品牌方（即委托方）利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产加工，再将所订产品买断，并直接贴上品牌方的商标对外销售。换句话说，所谓OEM就是，品牌方（委托方）掌握核心科技，使用自己的技术贴自己的标识，受托方只负责生产。 ODM：Original Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，这种加工模式是由委托方委托生产加工方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而生产加工方受托生产的产品一般会被要求配上特定委托方的品牌商标来生产，最终也以委托方的品牌来销售。换句话说，所谓ODM就是，加工方（受托方）掌握核心科技，品牌方（委托方）只负责最后在使用受托方技术生产的产品上，贴附上自己的标识，也即品牌方（委托方）只负责提供标识。 OEM与ODM的主要的区别在于：产品研发的核心知识产权由谁提供，也即，OEM产品是为委托方量身定做的，生产后也只能使用品牌方的品牌商标，绝对不能冠上生产加工方自己的品牌名称再行生产；而ODM产品则是要看委托方是否有买断委托加工产品的知识产权权属。如果没有的话，基于这种加工模式下的委托加工产品是由生产加工方研发、设计的，那么生产加工方也有权自己组织生产并销售，只要产品上没有原委托方的识别标识即可。
《最高人民法院关于修改<最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定>等十九件民事诉讼类司法解释的决定经研究》（法释〔2020〕20号）认为，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。 《最高人民法院知识产权案件年度报告（2014年）摘要》第49条：侵权产品上所示商标的权利人可以被合理地推定为侵权产品的制造者。在“锁面组件”外观设计专利侵权案中，最高人民法院还认为，侵权产品外包装上使用的注册商标的权利人有制造能力，且无相反证据证明侵权产品的实际制造者并非商标权人本人的情况下，可以合理地推定商标权人是侵权产品的制造者。” （1）生产者与销售者有意思联络，构成共同侵权的，要承担连带赔偿责任《民法典》第一千一百六十八条 二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。依据本条规定，如果生产者和销售者共同合意实施商标侵权行为，比如一方负责生产，另一方负责销售的，则两方构成共同侵权，要承担连带责任。 （2）生产者与销售者无意思联络的，要分别承担赔偿责任如果生产者和销售者无意思联络，按《商标法》第五十七条的规定，各自的行为分别构成一个独立的侵权行为，应当各自独立向权利人承担责任。 3、关于上述对于“生产者”的认定，我们通过以下2个案例来再深入了解。 案例一 上海L公司诉永康市X公司、广东B公司等侵害外观专利纠纷案 上海L公司是涉案一款享有专利的“保温杯”产品的专利权人。上海L公司经调查发现，永康市X公司未经许可擅自生产并销售了与其“保温杯”产品相近似的被控侵权产品，且被控侵权产品外包装上印有“**品”字样，并贴有产品标签，其上印有产品名称以及“代理商地址：广东B公司等信息”。基于此事实，上海L公司以永康市X公司、广东B公司存在共同侵权行为提起了诉讼。 （1）永康市X公司：主张其系被控侵权产品的代工方，在广东B公司监制下生产被控侵权产品，故永康市X公司没有侵权故意，且已经尽到了合理审查义务，不应当承担侵权赔偿责任。 （2）广东B公司：认为被控侵权产品系广东B公司通过案外人BM商行向永康市X公司采购的，其有合法来源。 （1）案外人BM商行根据广东B公司的委托与永康市X公司就被控侵权产品签订了《**品合作协议》，包括《货物采购服务管理协议》及《供应商保密协议》，其中并未就代工关系进行明确约定。 （2）即使永康市X公司与广东B公司之间存在代工关系，永康市X公司并未举证证明广东B公司提供了被控侵权产品的设计方案，也并未举证证明其作为一家集开发、设计、生产、销售为一体的制造型企业已尽到了合理的注意义务。 （3）根据一审法院查明的事实，广东B公司是“**品”品牌运营管理商，广东B公司委托案外人B商行采购被控侵权产品，广东B公司根据该项委托与永康市X公司就被控侵权产品签订相关协议。永康市X公司制造了被控侵权产品，被控侵权产品上印有广东B公司的名称及地址并最终以“**品”品牌产品的名义对外销售。两者共同实施了侵权行为，应承担连带责任。
上述案例中，第一，本案中的品牌方为广东B公司，生产方为永康市X公司；第二，广东B公司提交的采购协议等证据，不能证明永康市X公司与广东B公司之间存在代工关系，也即，本案现有证据不能查明生产被控侵权产品的核心知识产权由谁掌握，不能确定双方之间是OEM模式还是ODM模式；第三，广东B公司生产了被控侵权产品，应当承担法律责任，主要原因在于，正如上述规定，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业，均属于“生产者”；第四，永康市X公司生产、销售了被控侵权产品，应当承担法律责任，主要原因在于，首先，永康市X公司与广东B公司的采购关系，证明事实上，永康市X公司生产了被控侵权产品；其次，结合上海L公司在永康市X公司处公证购买到了被控侵权产品、永康市X公司对外宣传其是一家具备开发、设计、生产、销售为一体的制造型企业的性质，证明永康市X公司实施了被控侵权产品的销售。
案例二 成都J公司、宁波X限公司侵害外观设计专利权纠纷案 成都J公司是涉案专利产品“多功能铲（刃齿虎）”的外观设计专利权人。经成都J公司调查发现，宁波X限公司在其自营的天猫店销售与前述专利产品相近似的被控侵权产品，且被控侵权产品上印有宁波X限公司的自有商标。基于此事实，成都J公司以宁波X限公司侵害专利权为由提起了诉讼。案外人俞某曾向国家知识产权局申请过与涉案专利产品有一定相似的专利，且获得授权。在办案中，经宁波X限公司说明，被控侵权产品是其获得案外人俞某的授权后进行销售的。 （1）成都J公司认为：宁波X限公司在网店宣传及被诉侵权产品实物、产品说明书上使用了宁波X限公司的注册商标“*聚”，表示其为被诉侵权产品的制造者。 （2）原审被告（宁波X限公司）认为：被诉侵权产品是其向案外人俞某经营的M电器厂采购而来，宁波X限公司并未实施制造被诉侵权产品的行为。 （1）宁波X限公司未向该厂就被诉侵权产品的制造提供设计方案或设计要求，宁波X限公司与明通电器厂之间是贴牌加工的加工承揽法律关系，M电器厂作为加工方为定作方宁波X限公司加工使用特定商标的商品的生产模式。 （2）在现有证据表明且宁波X限公司和案外人俞某均确认明通电器厂为被诉侵权产品实际制造者的情况下，宁波X限公司作为商标持有人，仅起到标示该商品提供者的作用，宁波X限公司的经营范围也不包括产品制造，不应认定为专利法意义上的制造者。 （3）就本案而言，宁波X限公司与明通电器厂系委托加工关系，被诉侵权产品系由M电器厂制造，宁波X限公司作为定作方已经审查了加工方M电器厂具有的设计能力，尤其是M电器厂提供的其经营者俞某的专利权评价报告中引用了成都J公司的涉案专利，国家知识产权局作出的结论是全部外观设计未发现不符合授予专利权条件的缺陷，作为定作方其本身不具有设计能力，也已经尽到了谨慎合理的注意义务。 综合上述分析，二审法院认为，成都J公司并无证据证明宁波X限公司实际知道或应当知道其销售的产品是专利侵权产品，宁波X限公司主张的合法来源抗辩成立，其无需承担赔偿责任。
上述案例中，第一，品牌方宁波X限公司的被控侵权产品是加工方，即案外人M电器厂，依据其掌握的核心知识产权（外观设计专利权）生产的，因此，宁波X限公司与M电器厂系ODM模式。第二，由于品牌方宁波X限公司能举证证明自身已对ODM加工方M电器厂所提供的设计尽到谨慎合理的注意义务，故最终法院支持了宁波X限公司合法来源抗辩，认定其无需承担赔偿责任。
由于该模式下是由委托方提供商标、专利、著作权等知识产权权利基础，加工方主要是依据委托方提供的知识产权权利，使用自身的生产工具去生产产品，因此该种模式下加工方“被”知识产权侵权的风险，尤其是标识被诉侵权的风险是相对较大的。对于在OEM模式下，加工方的风险防范，我们建议如下： 第一，要求委托方提供主体资格证明等资质文件、商标权利证明文件，确保其所提供文件为合法有效。如委托方并非商标权利的所有人，则应注意要求其提供商标权利人的授权许可文件；如委托方是涉外主体，还应主要审查其所提供商标是否在其所属国以及在我国内均享有合法权利。 第二，谨慎审核委托方所提供商标被核定使用的商标类别是否与其委托加工生产的商品类别一致；还需认真审核委托方所生产的商品使用的商标形式是否与相关权利证书上的商标形式完全一致。双方所签订的OEM合同条款尽可能全面、细致，以此避免可能发生的风险。建议合同需完整约定的内容包括：合同双方的名称、住所、联系方式、委托加工商品的情况，质量标准，价格，货期，验收方法及标准，知识产权侵权承责方式，违约责任等。完善OEM合同审查机制也是防止侵权纠纷的一道有力防线。 由于该模式下是由加工方提供委托加工产品的研发、设计，委托方仅是提供商标品牌，委托加工的产品最终是以委托方的品牌来销售。因此该种模式下委托方“被”知识产权侵权的风险，尤其是使用加工方技术生产的产品本身被诉其侵权的风险是相对较大的。对于在ODM模式下，委托方的风险防范，我们建议如下： 尽职调查的主要内容，应包括审查加工方所提供的产品是否涉及专利权或著作权。若涉及，应仔细审查可能涉及的知识产权相关情况，并要求加工方提供相关知识产权证明文件进行核查，并对是否可能涉及第三方知识产权进行审查。应特别注意的是，应调查所产生的文件均应保存好存档，日后若发生侵权争议可用于证明己方已尽到合理的审查注意义务。 （2）在签订ODM合同时，对知识产权侵权承责条款进行明确约定
为避免可能发生的风险，应在ODM合同中对产品的知识产权条款明确约定知识产权瑕疵担保及承责条款。万一产品被诉侵权，委托方可以基于合同相对性，向加工方追偿。此时，应当特别注意约定赔偿范围和方式。
作者简介：
专业领域：民商事诉讼、知识产权（含涉外）诉讼、公司法律事务温雪清律师曾供职于法务咨询机构，了解多类型企业内部运作及法律风险的产生过程，具有丰富的合同风险防控以及管理经验。2016年进入广东翰锐律师事务所就职至今，主要从事民商事诉讼，知识产权（含涉外）诉讼，公司法律业务，现已具备丰富的民商事诉讼、知识产权（含涉外）维权诉讼以及处理公司法律业务的经验。服务过的部分客户有：名创优品股份有限公司、广州逸仙电子商务有限公司、德国乐驰焊接技术有限公司、NITOMS株式会社、德国克诺尔.伯莱姆斯股份公司、德国鲁道夫韦特纳有限两合公司、德国贝加甘滕布林克灯具公司、广东天保新材料有限责任公司、广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司等。
