一

案情简介

原告广州奥某某化妆品有限公司（以下简称“奥某某公司”）是一家经营化妆品的企业。原告诉称其在2021年1月28日收到广州市某区市场监督管理局送达的《先行登记保存证据通知书》，称其旗下“某款唇膏”产品涉嫌与被告广州某某电子商务有限公司（（以下简称“某某电子商务公司”））旗下产品“恣意出色口红”产品构成不正当竞争。基于此，原告奥某某公司向广州知识产权法院提起诉讼，诉请法院确认其旗下“某款唇膏”不侵害某某电子商务公司ZL20203047287**号外观专利并要求某某电子商务公司公开道歉。

被告某某电子商务公司接到法院送达的奥某某公司起诉材料后，即委托我所律师处理本案。我所律师接受委托后迅速查看案件材料，厘清事实，查询相关案例，分析确认不侵害专利权之诉的受理条件和实质内容，并制定答辩策略。

此类案由在实践中较少见，我所律师主要结合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的此类案由受理条件的规定，在庭审中重点对本案原告奥某某公司的起诉是否符合规定的侵权警告、书面催告、是否积极行使诉权这三个方面进行阐述。最终，原告奥某某公司在庭审中听取我所律师答辩意见后，于庭后主动撤诉。

二

裁判结果

准许原告广州奥某某化妆品有限公司撤回本案的起诉。

     

三

案例评析

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

根据前述司法解释的规定，本案原告奥某某公司提起确认不侵害专利权之诉应符合下列全部条件：

①权利人向他人发出侵犯专利权的警告；

②被警告人或者利害关系人经书面催告权利人撤回警告或行使诉权；

③权利人收到该书面催告之日起满一个月或原告发出催告之日起满两个月；

④权利人在条件③的期限内不撤回警告也不提起诉讼。

本案原告奥某某公司的起诉不符合前述司法解释规定的受理条件，结合我所律所的答辩要点，评析如下：

一、被告某某电子商务公司未向原告奥某某公司及原告利害关系人发出侵犯专利权的警告，原告奥某某公司在本案主张的“侵权警告”不属于确认不侵害专利权之诉的“侵犯专利权的警告”。

1、被告某某电子商务公司向原告奥某某公司提起行政投诉的权利基础为有一定影响的商品包装装潢，与某某电子商务公司涉案外观设计专利无关。

根据原告奥某某公司提交的证据材料，市场监督管理局《实施行政强制措施决定书》《先行登记保存证据通知书》反映，原告奥某某公司调查的行为是“涉嫌不正当竞争行为”，所依据的法律为《反不正当竞争法》。加之被告某某电子商务公司向市场监督管理局提起的不正当竞争行政投诉中亦并未有任何涉及构成侵害涉案专利的内容。

2、被告某某电子商务公司以一定影响的商品包装装潢作为权利基础提起的不正当竞争行为行政投诉不构成侵犯专利权的侵权警告。

（1）被告某某电子商务公司在行政投诉书中明确主张的权利基础为“一定影响的商品包装、装潢”，明确主张不正当竞争行为法律依据为《反不正当竞争法》第六条[《反不正当竞争法》第六条规定，“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；……”]，并未涉及《专利法》及相关内容。

（2）虽原告奥某某公司在得知被某某电子商务公司行政投诉后，向某某电子商务公司发出《律师函》，但奥某某公司发出的《律师函》所陈述的事实和理由，针对的权利基础、引用的法律规范，针对的均为竞争法律关系，而非专利侵权法律关系。

（3）《反不正当竞争法》保护的“一定影响的包装、装潢”与《专利法》保护的“外观设计专利”在“权利的产生、保护的对象/条件/范围、侵权判断标准”方面存在明显不同。

3、被告某某电子商务公司向市场监督管理局的投诉是对于原告奥某某公司不正当竞争行为的合法维权，其最终可以使争议不正当竞争行为事实获得确定状态，不能视为确认不侵权之诉中的“警告”。

确认不侵害专利权之诉，其目的在于消除被警告方对其所实施的技术方案是否落入他人专利权保护范围不确定的状态，以利于其经营决策。因此，如果被告本身的维权行为的结果，可以使争议事实处于确定的状态，即不属于确认不侵权之诉的“警告”。

本案中，被告某某电子商务公司向市场监督管理局提起投诉，根据《反不正当竞争法》第四条规定：“县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处”，市场监督管理局的行政行为，将使争议事实得到有权机关的确定，从而避免争议事实处于不确定的状态，因此，本案中被告某某电子商务公司向市场监督管理局的投诉不能视为确认不侵权之诉中的“警告”。

二、原告奥某某公司无催告被告某某电子商务公司“撤回警告或行使诉权”的“警告”前提，同时原告奥某某公司未催告被告奥某某公司“撤回警告或行使诉权”。

1、根据前述第一点，原告奥某某公司未向被告某某电子商务公司发出“侵犯专利权的警告”，故原告奥某某公司无催告被告某某电子商务公司“撤回警告或行使诉权”的“警告”前提。

2、原告奥某某公司向某某电子商务公司发出的《律师函》内容仅要求被告某某电子商务公司撤回行政投诉，并没有“行使诉权”的陈述，因此不符合确认不侵权之诉对催告内容的要求。

根据上述《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，该规定要求“被警告人或者利害关系人”催告权利人“撤回警告或行使诉权”，即，催告内容应同时包括“撤回警告”“行使诉权”两项内容。本案中，原告奥某某公司发出的《律师函》的最后一段相关催告内容，仅要求被告某某电子商务公司撤回行政投诉，没有“行使诉权”的陈述，因此不符合确认不侵权之诉对催告内容的要求。

三、原告奥某某公司提起诉讼的时间不符合提起确认不侵害专利权之诉的期限规定。

在本案中原告奥某某公司并未提交证据证明《律师函》是否妥投，实际上被告某某电子商务公司也并未收到原告奥某某公司《律师函》。即使按原告主张的《律师函》妥投时间，原告起诉之日距《律师函》发出之日也未满两个月，不符合提起确认不侵害专利权之诉的期限规定。

综上所述，原告奥某某公司提起的确认不侵害专利权之诉完全不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的受理条件。原告奥某某公司在庭审中听取我所律师答辩意见后，于庭后主动撤诉。

四

律师办案小结

笔者作为本案被告某某电子商务公司的代理人，在代理此案件时，通过研读相关案例，就确认不侵害专利权纠纷之诉的代理可以从以下几个方面进行考虑：

一、委托人（权利人）是否有发出“侵权警告”

权利人向他人发出侵害专利权的侵权警告是确认不侵害专利权纠纷之诉受理的前置条件之一。在通常情况下，权利人发出侵权警告的形式主要表现为向涉嫌侵权方发送书面律师函、公司函、警告函、网站平台投诉就其在本案主张的请求确认不侵害专利权产品进行过平台投诉等等。笔者也曾受权利人委托向涉嫌侵权人发送过此类函件，在草拟律师函时，笔者通常会在律师函中写明权利人主张权利的具体专利号、涉嫌侵权产品的链接、销售平台等侵权事实，并且会在律师函中明确要求涉嫌侵权人停止侵权。

二、如何确定被警告人是否“有权提起确认不侵害专利权纠纷之诉”

书面催告是被警告人提起确认不侵害专利权之诉的程序性要件之一。被警告人在收到警告后书面催告权利人行使诉权，专利权人在合理期限内既不提起诉讼也不撤回警告，导致侵权争议无法确认，被警告人有权提起确认不侵害专利权纠纷之诉。因此，要确定被警告人是否“有权提起确认不侵害专利权纠纷之诉”，应先确认委托人是否收到被警告人的催告函，应谨慎核实催告函中是否有催告委托人积极行使诉权的相关内容。

三、专利侵权评估

评估被警告人在本案主张请求确认不侵害专利权产品是否落入委托人（权利人）涉案专利的保护范围，如未落入涉案专利的保护范围，建议委托人（权利人）尽快撤回警告；如落入涉案专利的保护范围，则可以建议委托人（权利人）考虑在被警告人提起的确认不侵害专利权之诉中积极反诉并要求被警告人赔偿损失。

END

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作者简介

 邓娜， 具有法学、工学双学位，持有专利代理师资格证，具有深厚的法律功底以及丰富的专利撰写经验。现为翰锐律所律师，为多家企业担任知识产权常年法律顾问，并同时提供知识产权确权及维权服务。