作者:黄蔷
一
创造性的评判标准
实务中,出现两个构成实质性相同的发明创造的情形是相对少见的,通常是某项技术方案在现有技术的基础上进行了改进,从而形成一个新的技术方案。专利法通过给予专利申请人一定期限、不同形式和程度的垄断权来认可这些新技术方案所带来的创新和贡献。然而,专利法对于创造性的规定是抽象的,对现有技术的改进需要到何种程度,改进的技术方案相对于现有技术的创造性高度为多少,这些抽象的问题如何以可操作性的方式实现具体化。各个国家都总结了创造性判断的内在规律,并以判断方法的形式提供一种规范性的思维方式。
欧洲专利局采用“问题-解决法”对创造性进行判断,具体为:(1)确定“最接近的现有技术”;(2)确定所解决的“客观技术问题”;(3)从最接近的现有技术和客观技术问题出发,考虑要求保护的发明对于本领域技术人员来说是否显而易见。我国国家知识产权局在创造性评述中,采用“三步法”进行评述,具体为:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明/实用新型的区别技术特征和发明/实用新型实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明/实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见。可以看出我国对专利创造性评判思路和原则与欧洲专利局的评判体系是相适应的,本质上也是运用欧洲专利局的“问题-解决法”。
《审查指南》对创造性判断方法归纳总结了创造性判断中的内在规律,是创造性判断的一种规范性思维方式。我国专利局在对创造性的判断强调关注发明的整体构思而不是割裂的技术特征的组合,因为发明构思是发明人为解决本领域现有技术问题所提出的思路或想法,体现整个发明创造的灵魂,在创造性判断的实务中,我们应当站在发明人的角度客观还原一项发明创造的形成过程,充分体会发明创造的发明构思,在用现有技术文件评述创造性时,必须明确不论是最接近的现有技术,亦或为重塑发明的能具有技术启示的现有技术,都需要在本专利文件发明构思之下,且必须要以技术问题为整体构思的导向,这样才不会陷入对创造性判断方法的机械运用。
二
案例分析
本专利附图
证据13专利附图
请求人认为:非选择性透过片2b(相当于本专利的保护层)贴附在保持体3的上侧环形凸起部分(相当于本专利的加强环)的外侧安装部3k上,且覆盖开口部3c(相当于本专利的纵向通孔),所述非选择性透过片2b、选择性透过片2a(相当于本专利的防爆片)和所述保持体3的上侧环形凸起部分的内壁3h共同围成密闭腔室,连通孔3m在证据13中的作用和在本专利中的连通机构作用相同,均可用于检测内部的片材的气密性。因此,请求人认为该对比文件给出了相应的技术启示,本案专利不具备创造性。
先回顾一下《审查指南》的规定:“如果该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同,则认为存在结合启示”。即在判断是否存在技术启示时,需要把握两个因素,第一是对比文件中是否公开了区别技术特征?第二是公开的区别技术特征在对比文件中所起作用具体以及解决的技术问题是什么?结合本案,第一区别技术特征为:连通机构的一端延伸至所述密闭腔室,所述连通机构的另一端延伸至所述加强环的边缘,使得所述密闭腔室与外部相连通;第二结合本案专利,上述区别技术特征在实用新型专利中所解决的技术问题为:便于对密闭腔室进行气密性检测,从而起到提高质检效率和电池的安全性的技术效果。
本专利附图
证据13附图
结合上图,本专利的保护层、防爆片和纵向通孔的孔壁共同围成密闭腔室,连通结构是用于连通电池外部与该密闭腔室。而证据13公开了使气体流通孔3a内的空间与保持体3外侧的空间连通的连通孔,气体从流入口3b流入到气体流通孔3a内,且流入气体流通孔3a的气体朝向排出口3c侧在气体流通孔3a内流通时,透过各个气体透过片2,两种气体透过片2a和2b是允许气体透过。可以看到,连通孔3a所连通的是一个非密闭的空间,证据13要解决的技术问题是即使在多个气体透过片以重叠的状态被保持体保持的状态下,也能分别对各个气体透过片漏水及漏气情况进行检查,其并不涉及本专利要解决的对密闭腔室进行气密性检测的技术问题。因此,证据13并没有公开上述区别技术特征,证据13所涉及的技术领域与本专利不相同,且其公开的连通孔等技术特征在该专利中所要解决的技术问题也不相同,顺着寻找技术启示的逻辑,本领域技术人员在看到证据13时,是不容易想到将其应用到最接近的现有技术,因此证据13并没有给出技术启示。
三
客观判断技术启示的参考
本案诠释了判断是否存在技术启示时,应当对区别特征之间的关系予以关注,在准确认定涉案专利实际要解决的技术问题和能够达到的技术效果的基础上,客观判断现有技术是否给出了相应的技术启示。本案审理过程中主要争议焦点在于两个方面,一是对技术方案的理解,二是作为技术改进点的多个结构特征对创造性判断的影响。技术启示的判断虽作为“三步法”的最后一步,但每一个步骤之间并非是彼此独立存在的,前一步对于后一步的选择有着重要的指向性(体现在技术问题上),后一步又反过来可以对前一步的确定有着检验作用(体现在改进动机和结合启示上)。
综上,在实务中容易导致技术启示的判断不客观的原因主要集中在:1、未能准确确定区别技术特征,比如过于拆分技术特征,使得技术特征割裂,归纳的区别技术特征不完整;2、未能准确确定技术问题,比如技术问题不具体,与本不相同的技术问题进行模糊匹配或直接将技术手段当做实际解决的技术问题;3、过于关注现有技术中所公开的区别技术特征,而忽略最接近现有技术和给出结合启示的现有技术之间技术领域的差距以及发明构思的差异。通过案例分析可知,本案证据13的发明构思与本专利的发明构思并不相同,前者针对非密闭的保持器腔室各透过片的漏水及漏气情况进行检查,后者针对电池的密闭腔室的气密性检测,证据13未公开区别技术特征,且所能解决的技术问题所寻求的解决路径也不相同,无法将证据13的结构应用到最接近的现有技术以解决本专利所要解决的技术问题。
结论
在对专利进行创造性判断时,需要客观对是否具有技术启示进行判断,作为本领域技术人员需要准确归纳区别技术特征以及该特征在本专利中实际所要解决的技术问题,并以技术问题为导向来判断现有技术整体中是否存在技术启示。除此还需要将待评述的专利以及现有技术做整体上的把握,考虑不同的现有技术之间是否存在技术上的障碍、是否存在相互不兼容的技术教导,准确把握发明构思,从而能客观判断技术启示。
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作者简介:
黄蔷
律师、专利代理师
从事知识产权领域工作八年,具有技术研发等工作经历,在专利申请、无效、知识产权诉讼、民商事争议解决、执行等业务领域有丰富的实务经验,现为广东翰锐律师事务所律师。
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